Можно ли передать коммерческое обозначение по лицензионному договору

Опубликовано: 06.05.2024

В рамках франчайзинга может передаваться не только право на товарный знак, право на ноу-хау, но и право на коммерческое обозначение.

Коммерческое обозначение является самостоятельным средством индивидуализации, на ряду с товарным знаком (знаком обслуживания) и фирменным наименованием.

Давайте попытаемся понять, когда можно, а когда нельзя передавать право на коммерческое обозначение в составе комплекса прав по договору франчайзинга (коммерческой концессии).

В соответствии со статьей 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Таким образом, в отличие от товарного знака, коммерческое обозначение призвано служить средством индивидуализации предприятия (магазина, кафе, производства, детского досугового центра, школы и пр.), а не товаров или услуг, производимых (оказываемых) правообладателями.

Также следует иметь ввиду, что коммерческое обозначение, в отличие от товарного знака, не подлежит государственной регистрации.

В связи с тем, что коммерческое обозначение само по себе не регистрируется многие владельцы бизнеса, товарный знак которых не зарегистрирован или только находится в процессе регистрации (то есть, тогда когда заключение договора коммерческой концессии априори невозможно), передают по лицензионному (или иному) договору право использовать свое коммерческое обозначение.

Также к передаче по лицензионному договору именно коммерческого обозначения предприниматели прибегают, когда товарный знак зарегистрирован, но в целях экономии времени и финансовых вложений, использование конструкции договора коммерческой концессии для целей франчайзинга не является рентабельным.

Франчайзеры, передающие право на коммерческое обозначение по лицензионному договору или договору коммерческой концессии, который таковым, в сущности, не является, поскольку по нему не передается товарный знак, или по какому-либо иному договору, рискуют своим благосостоянием.

Данный риск складывается из того, что согласно пункту 5 статьи 1539 ГК РФ правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения только по договору аренды предприятия (статья 656 ГК РФ) или договору коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ).

В связи с тем, что конструкция договора аренды предприятия далеко не всегда подходит для целей франчайзинга, останавливаться на данной конструкции мы не будем.

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Исходя из вышеприведенного определения договора коммерческой концессии, право на коммерческое обозначение по данному договору может быть передано только вместе с правом на товарный знак.

Следовательно, договор, по которому в составе комплекса исключительных прав, передается право на коммерческое обозначение, без товарного знака, может быть признан недействительным, а все денежные средства, в таком случае, должны быть возвращены лицу, их внесшему, то есть, франчайзи.

Таким образом, для того, чтобы в последующем договор франчайзинга не был признан недействительным (или расторгнутым), франчайзеру при заключении договора франчайзинга, по которому не передается право на товарный знак (лицензионных, смешанных, оказания бизнес-консалтинговых услуг), следует избегать указания на передачу по такому договору право использования коммерческого обозначения.

Надеемся, что данная статья поможет Вам при составлении договора франчайзинга и убережет от глупых ошибок, с которыми Вы можете столкнуться.

Статья посвящена лицензионному договору во франчайзинге. В материале подробно раскрываются основные положения этого соглашения.

Франчайзинг предоставляет потрясающие возможности для развития бизнеса. Однако для того, чтобы участники подобного сотрудничества чётко понимали свои роли, права, обязанности, гарантии и механизм взаимодействия, их отношения должны быть зафиксированы. Обычно для таких целей используется договор коммерческой концессии. Но существует и альтернативное решение – лицензионное соглашение. Разница между ними описана в этой статье.

Но что же собой представляет лицензионный договор, что это такое? Всё в деталях – чуть ниже.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор – это соглашение, в рамках которого одна сторона (лицензиар) является обладателем исключительного права на средство индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности, причём она предоставляет или обязуется предоставить второй стороне (лицензиату) право использования указанного результата или средства в установленных пределах. Данный контракт нашёл широкое применение в разных сферах, в том числе и во франчайзинге.

Предмет подобного договора бывает разным:

товарный знак;
знак обслуживания;
коммерческое обозначение;
фирменное наименование;
ноу-хау.

Однако существует и другая классификация подобных соглашений. Так, лицензионный договор по объёму прав бывает исключительным и неисключительным. По первому права передаются навсегда и только конкретному лицу. По второму основное право остаётся у лицензиара, а право пользования он может предоставить ряду лиц по своему усмотрению.

Если вам нужна помощь в разработке договора – обратитесь ко мне, у меня большой практический опыт в этой сфере, буду рад помочь!

Применение лицензионного договора во франчайзинге

Во франчайзинге лицензионный договор, как правило, применяется в тех случаях, когда:

товарный знак лицензиара не зарегистрирован;
лицензиар хочет снять с себя ответственность за деятельность лицензиата в юридическом смысле;
лицензиар планирует передавать исключительно ноу-хау, с помощью которого лицензиат сможет получать прибыль.

Тем не менее при грамотном обращении с этим правовым инструментом можно наладить взаимовыгодное сотрудничество в интересном для всех формате. Однако для того, чтобы не столкнуться впоследствии с многочисленными проблемами, стоит разобраться со всеми нюансами.

Например, лицензионный договор на товарный знак обязательно регистрируется в Роспатенте. А вот если такой передачи права не происходит, то регистрация не нужна.

Структура лицензионного договора

Чтобы грамотно составить подобный договор, нужно внимательно подойти к его структуре в первую очередь. Итак, в соглашении должно быть следующее:

преамбула – в этой части оговариваются стороны, указывается название соглашения, вносятся реквизиты. Лицензиару необходимо обозначить своё право интеллектуальной собственности, а лицензиату – однозначно заявить о желании получить его в том или ином виде;
определение ключевых понятий – стандартная часть, имеющая важное значение;
предмет – здесь указывается и сам предмет сделки, и возможность заключить договор сублицензии;
изменения – эта часть посвящена любым дополнениям и усовершенствованиям, которые лицензиат имеет право осуществить от своего имени;
права и обязанности сторон – одна из базовых частей, затрагивающая основу взаимодействия;
гарантии – в данном пункте подробно расписываются гарантии от обеих сторон. То есть лицензиар указывает способы обеспечения передачи права, а лицензиат – то, каким именно образом будет с его стороны гарантироваться надлежащее использование объекта интеллектуальной собственности;
срок действия лицензионного договора – один из ключевых разделов, поэтому он часто выносится отдельно;
платежи – если договор заключается на возмездной основе, то обязательно нужно указать, будет ли плата разовой или периодической. Не забудьте обозначить реквизиты для денежных переводов;
обеспечение конфиденциальности – эта часть имеет принципиальное значение в тех ситуациях, когда речь идёт о ноу-хау, потому что разглашение информации, по факту, обесценивает изобретение;
вопросы защиты передаваемого права и ответственности сторон – очень важный раздел, предоставляющий возможность отстоять свою позицию на основании договора;
механизм разрешения возникающих конфликтов – часть, на которую обязательно обращают внимание суды;
условия расторжения сделки – здесь может быть описан как принудительный механизм, так и добровольный порядок;
завершающий раздел – часть, в которой обычно фиксируются официальные адреса сторон и подписи.

Выше указана примерная структура лицензионного договора. Она может меняться по желанию сторон, однако основные моменты всё равно должны быть в соглашении.

Условия лицензионного договора

Содержание подобного соглашения до определённой степени определяется сторонами. Однако есть существенные условия лицензионного договора, без которых он не будет признан действительным. Это:

стороны (кто именно заключает сделку);
предмет (что конкретно передаётся);
территория действия такого соглашения;
срок;
характер договора (возмездный или нет, в первом случае – размер и порядок оплаты).

Всё остальное или раскрывает указанное, или дополняет его. Учтите, что при составлении лицензионного договора прорабатывать существенные условия нужно в первую очередь.

Права и обязанности сторон по лицензионному договору

Одними из ключевых моментов такого соглашения являются права и обязанности сторон по лицензионному договору. Поэтому на них следует остановиться отдельно.

обозначить, что именно передаётся в пользование и на каких конкретно условиях;
ограничить лицензиата в возможности заключать сублицензионные договоры;
указать, на какой именно территории будет действовать данное соглашение, а также в течение какого конкретно срока;
получить вознаграждение за передачу права, если таковое предполагается;
контролировать в установленном в договоре порядке характер использования предмета соглашения.

передать право на средство индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности;
не препятствовать лицензиату в законном использовании полученного по договору права;
своевременно уведомлять вторую сторону обо всём, что может помешать дальнейшему исполнению договора.

получить право на использование средства индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности лицензиара;
использовать предмет договора всеми способами, которые не запрещены по соглашению или же по законодательству, в том числе улучшать, дополнять и видоизменять;
заключать сублицензионные договоры, если такая возможность предусмотрена основным контрактом;
узнавать своевременно обо всём, что может повлиять на характер соглашения.

использовать полученное по договору право оговоренным в тексте соглашения образом, не злоупотреблять им;
соблюдать установленные в договоре территориальные ограничения;
не менять предмет соглашения, если это прямо запрещено или проистекает из содержания контракта;
своевременно выплачивать положенное по договору вознаграждение.

Ответственность сторон по лицензионному договору

В тексте данного соглашения также обязательно должна быть прописана ответственность сторон. Она может выражаться в штрафных санкциях, причём желательно предельно точно указать, сколько и за что именно нужно будет выплачивать. Здесь же можно расписать схему разрешения конфликта.

Лицензионный договор может стать альтернативой соглашению коммерческой концессии в некоторых случаях. Так что к этому контракту стоит отнестись максимально внимательно, а перед подписанием лучше всего проконсультироваться с юристами.

Нужна помощь в разработке договора франчайзинга? Напишите нам

Остались вопросы?

Напишите мне на почту, заполнив форму ниже, и я помогу разобраться в проблеме!
Либо воспользуйтесь одним из следующих контактов:

В одной из статей мы обсуждали проблему возможности подготовки договора коммерческой концессии, либо лицензионного договора, когда у клиента есть успешный бизнес, а также желание его развивать, и предоставлять право использования другим компаниям своей наработанной бизнес - модели, но нет товарного знака. В такой ситуации при обсуждении и построении правильной договорной модели, возникает необходимость использования в предмете договора иных средств индивидуализации.

Однако, в ходе обсуждения, становится понятно, что зачастую, имеет место полное непонимание и границы между различными средствами индивидуализации стираются.

Таким образом, полагаем, что необходимо внести некоторое разъяснение.

Так, если клиент не имеет товарного знака, либо заявка еще только подана и до получения правовой охраны далеко, однако бизнес процветает, и даже имеет разветвленную сеть, то возможно говорить об использовании в предмете договора коммерческого обозначения.

Коммерческое обозначение – это средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий.

Согласно ст. 1538 ГК РФ:

«1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

2. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.»

Владельцами коммерческого обозначения могут быть юридические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, и индивидуальные предприниматели.

Коммерческое обозначение не включается в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц, их специальная регистрация не требуется.

Исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента его фактического использования, а прекращается, если владелец не использует коммерческое обозначение непрерывно в течение года.

Как же можно подтвердить свое право на коммерческое обозначение?

Желательно иметь документальное подтверждение факта начала применения коммерческого обозначения. Имея такие документы, доказать свои права в случае возникновения спора будет значительно легче.

Не любое название или вывеска, используемые без какой-либо регистрации, будут считаться коммерческим обозначением. Подобное обозначение должно иметь достаточную различительную способность выделять предприятие (магазин, аптеку, парикмахерскую и т.п.) среди общей массы похожих. Также коммерческое обозначение должно быть известно в рамках определенной территории.

Часто коммерческое обозначение путают с фирменным наименованием, тем не менее, это разные средства индивидуализации.

Фирменное наименование – это обозначение, под которым юридические лица осуществляют свою деятельность (выступают в гражданском обороте). Как правило, именно это средство индивидуализации появляется у компании в первую очередь.

Любое фирменное наименование включает две части – организационно-правовую форму и название (наименование) компании. Допускается сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Ст. 1541 ГК РФ определяет соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак:

«1. Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.»

Товарный знак (знак обслуживания) – обозначение, используемое для индивидуализации (выделения) товаров, работ или услуг.

Владельцами товарного знака могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Товарный знак подлежит государственной регистрации в Роспатенте и, исключительное право возникает после внесения товарного знака в государственный реестр товарных знаков.

Исключительное право прекращается по истечении срока регистрации, либо в случае досрочного прекращения правовой охраны.

Какое же средство индивидуализации имеет более сильную степень защиты?

Можно с уверенность сказать, что таким средством является товарный знак.

Существует огромное количество как похожих коммерческих обозначений, так и фирменных наименований, тогда как товарный знак является уникальным для товаров или услуг определенного вида. Однако, его регистрация необходима и должна соответствовать более жестким требованиям.

Между тем, очень распространены случаи, когда по лицензионному договору предоставляется право только в отношении коммерческого обозначения.

Однако, необходимо четко понимать, что коммерческое обозначение призвано служить средством индивидуализации именно предприятия – магазина, ресторана, кафе, но не определенных товаров или услуг, производимых (оказываемых) правообладателем.

То, что касается договоров коммерческой концессии, то, согласно п. 1. ст. 1027 ГК РФ:

«1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).»

Т.е. коммерческое обозначение предоставляется по договору коммерческой концессии в совокупности с товарным знаком, но не само по себе.

Таким образом, можно резюмировать, что каждое из перечисленных средств индивидуализации имеет свои особенности, основания возникновения, срок действия, варианты использования и т.д.

Безусловно, товарный знак имеет максимальную степень защиты, однако в некоторых случаях, существует необходимость использования в договоре иных объектов. Поэтому, для возможности правильного построения договорной схемы, необходимо формирование четкого понимания и разграничения различных средств индивидуализации.

Объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС) – товарные знаки, компьютерные программы, географические карты, фотографии, рисунки, рекламные тексты – встречают нас повсюду.

Перечень объектов ИС (в ГК РФ они подразделены на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) довольно обширен и приведен в статье 1225 Гражданского кодекса. Нередко возникает необходимость воспользоваться этими результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации. Например, разместить чужую фотографию на своем сайте, выпустить диск с набором определенных мелодий, поставить на изделие уже существующий товарный знак, поместить на обложку тетради чей-то рисунок и др. Однако любой объект ИС имеет своего владельца (правообладателя). И именно правообладателю принадлежит исключительное (оно же имущественное) право, которое дает возможность контролировать использование объекта ИС и получать доходы от его использования.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас объекта ИС, необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Довольно часто правообладателем является именно автор, но нередко это может быть иное лицо (например, работодатель автора). Обладать исключительным правом на объект ИС могут и несколько лиц одновременно (например, соавторы).

Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуальной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Имущественное право на тот или иной объект ИС содержит целый ряд различных правомочий. К примеру, исключительное право на объекты авторского права включает такие правомочия, как воспроизведение, распространение, импорт, перевод, переработку, прокат и пр. Например, для того, чтобы правомерно изготовить и продать экземпляр произведения (допустим, книги), необходимо обладать правомочиями по воспроизведению и распространению произведения.

С помощью договоров различной формы можно приобрести или получить в пользование как все правомочия сразу, так и часть из них, можно ограничить территорию или срок их использования. Договорная форма перехода исключительных прав защищает интересы и правообладателя, и того, к кому данное право переходит. Так, договор обеспечивает и гарантирует реализацию и охрану имущественных прав правообладателя (а в ряде случаев и личных неимущественных прав автора). Приобретатели исключительных прав в свою очередь получают права, которых нет у других лиц.

Довольно часто и сами предприниматели, выступая в качестве правообладателей (авторов) тех или иных объектов ИС, сталкиваются с нарушением их исключительного права со стороны других лиц. Например, фотограф, являющийся индивидуальным предпринимателем, разместив свои фотографии на собственном сайте, рискует тем, что они будут «украдены», то есть использованы без его разрешения и выплаты вознаграждения.

В связи с этим необходимо четко понимать, на что можно рассчитывать, являясь пользователем объектов ИС или их правообладателем, и какой договор лучше заключить, чтобы ваши интересы не пострадали. Попробуем разобраться в тонкостях различных видов договоров по распоряжению исключительными (имущественными) правами.

Виды договоров о распоряжении исключительным правом

Как известно, с 1 января 2008 года в связи с принятием части IV ГК РФ утратил силу ряд законов, регулирующих правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. Практически все положения данных законов были включены в последнюю часть ГК РФ, претерпев серьезные изменения. В значительной степени это относится и к договорам о распоряжении исключительным правом на объекты ИС.

Надо сказать, что в ранее действующих «интеллектуальных» законах существовали различные варианты договоров о распоряжении исключительным правом на тот или иной объект ИС. Так, в авторском праве использовалось такое понятие, как «авторский договор», и все договоры подразделялись на договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав. В патентном праве отношения по использованию объектов ИС регулировались договором о передаче исключительного права и лицензионным договором. В остальных случаях законодатель лишь упоминал о соответствующих договорах, не вдаваясь в их особенности.

Часть IV ГК РФ привела решение этого вопроса к общему знаменателю, предусмотрев единую систему договоров о распоряжении исключительным правом на любые объекты ИС, будь то товарный знак, фотография, изобретение или музыкальная композиция.

Данная часть ГК РФ состоит из главы, содержащей общие положения, и глав, посвященных определенным объектам ИС (например, объектам авторского права, патентам, товарным знакам и др.). Порядок передачи исключительных прав содержится как раз в общей части и применяется ко всем объектам ИС.

Так, ГК РФ предусматривает две основные договорные модели распоряжения исключительным правом на объекты ИС:

Справка

Еще один важный момент: в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам, содержащимся в четвертой части ГК РФ, применяются общие положения о сделках (ст. 153–181 ГК РФ), о договорах (ст. 420–453 ГК РФ) и об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ). Исключение из данного общего правила может быть прямо установлено ГК РФ или вытекать из содержания или характера исключительного права. Например, не применяется пункт 3 статьи 424 ГК РФ, устанавливающий порядок определения цены товара в случае, если условие о цене отсутствует в самом договоре.

Договор об отчуждении (уступке) исключительного права

Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет признан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Как следует из определения, стороны договора именуются как правообладатель и приобретатель.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то она обязательна, если объект ИС, исключительное право на который уступается, также подлежит государственной регистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию автора, однако, если такая регистрация состоялась, то и договор в отношении программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Отметим существенные условия для данного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями любого договора являются:

К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является возмездным).

При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано на то, что вознаграждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения (или порядке) его определения договор считается незаключенным (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Вознаграждение может быть выплачено в виде:

С какого момента приобретатель становится «владельцем» исключительного права?

Исключительное право от правообладателя к приобретателю переходит:

а) в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре может быть указан конкретный срок);

б) в момент государственной регистрации договора, если договор подлежит такой регистрации.

В случаях, когда нарушение не является существенным, правообладатель вправе требовать возмещения убытков в полном размере (т.е. реальный ущерб + упущенную выгоду).

Допустим, исключительное право еще не перешло к приобретателю. В этом случае при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение правообладатель может:

Лицензионный договор

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать объект ИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом совсем необязательно передавать право использования в полном объеме. Можно предоставить право использования объекта ИС определенным способом (например, напечатать фотографии, принадлежащие лицензиару, в рекламном проспекте лицензиата), ограничить срок действия исключительного права и (или) ограничить территорию использования исключительных прав.

Обратите внимание, что переданным считается только то право использования, которое прямо указано в договоре. Все правомочия, не указанные в договоре, остаются у правообладателя (лицензиара). При возникновении спора доводы одной из сторон о том, что какие-то условия подразумевались, но не были прописаны, а также ссылки на сложившуюся практику во взаимоотношениях сторон или обычаи делового оборота не будут учитываться судом.

Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному договору, запрещено.

Пример 2

Однако ГК РФ предусматривает возможность заключения лицензионного договора в устной форме. Это исключение сделано для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ – издательский лицензионный договор).

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС. Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет.

Условия о территории и сроке не являются существенными. В случае отсутствия данных условий в договоре действуют соответствующие положения статьи 1235 ГК РФ (т.е. если стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования объекта ИС передано на 5 лет с возможностью использования на всей территории РФ).

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается независимо от воли сторон (например, истек срок действия исключительного права).

Допустим, срок лицензионного договора истек. Может ли бывший лицензиат продолжать использовать тот или иной объект ИС? Безусловно, делать этого не стоит, поскольку в данном случае налицо нарушение исключительного права, которое влечет имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором. Нарушение исключительного права также будет иметь место, если во время действия лицензионного договора лицензиат начнет использовать объект ИС способом, не предусмотренным договором, либо за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

Пример 3

Для владельцев тех или иных объектов ИС заключение лицензионного договора – одна из основных форм извлечения материальной выгоды от обладания исключительными правами, а в ряде случаев – и единственная возможность получения дохода. Например, правообладатель не может или не хочет самостоятельно использовать зарегистрированный товарный знак и передает его по лицензии. Что касается приобретателя лицензии, то и для него заключение подобного договора бывает крайне выгодно, поскольку нет необходимости тратить собственные средства на разработку нужного объекта ИС или заказывать такую разработку. И стоить лицензия будет дешевле, чем полная покупка исключительных прав на объект ИС.

Виды лицензионных договоров

Существуют следующие виды лицензионных договоров:

Пример 4

В частности, в п. 14 постановления отмечается, что лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за правообладателем права самому использовать соответствующий объект ИС. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за правообладателем не сохраняется.

В качестве своеобразного вида лицензионных договоров, характерных для объектов авторского права, является уже упомянутый издательский лицензионный договор (ст. 1287 ГК РФ). По этому договору издателю (лицензиару) предоставляется право использования произведения и, что важно, на него возлагается обязанность издать это произведение.

Свои особенности есть и у лицензионных договоров в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Так, лицензионный договор может быть заключен путем присоединения каждого пользователя к лицензионному договору, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре или на упаковке этого экземпляра. Начало использования программы для ЭВМ или базы данных означает согласие пользователя на условия лицензионного договора.

Исполнение лицензионного договора

Недостаточно только заключить лицензионный договор, необходимо его правильно исполнить. Так, ряд требований к исполнению лицензионного договора предусматривает статья 1237 ГК РФ.

Лицензиат обязан представлять правообладателю отчеты об использовании объектов ИС (в самом договоре можно предусмотреть иное). Если в договор такая обязанность включена, но условия о сроке и порядке предоставления отчетов отсутствуют, лицензиат обязан представлять отчеты по требованию правообладателя.

Данная обязанность возлагается на лицензиата с учетом того, что правообладатель заинтересован в надлежащем использовании объектов ИС, поскольку действия лицензиара могут нанести вред как деловой репутации правообладателя, так и его имущественным интересам. С помощью своевременных отчетов правообладатель сможет проконтролировать действия лицензиата. Кроме того, подобный контроль осуществляется и для обеспечения права правообладателя на получение вознаграждения по лицензионному договору.

Пример 5

Статья 1237 ГК РФ содержит ряд специальных норм, направленных на защиту правообладателей произведений науки, литературы или искусства, и правообладателей смежных прав в случае нарушений лицензионного договора. Так, при неисполнении лицензиатом обязанности выплатить вознаграждение по лицензионному договору указанные правообладатели могут в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Можно ли заключить договор об отчуждении исключительного права, если заключен лицензионный договор? Даже если заключен лицензионный договор, правообладатель вправе заключить с третьим лицом договор об отчуждении исключительного права, т.е. уступить это право другому лицу. Согласие лицензиата не требуется. В данном случае просто произойдет замена правообладателя (лицензиара), но все условия заключенного ранее лицензионного договора сохраняются (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

При этом правообладатель должен уведомить лицензиата о заключении такого договора, поскольку если лицензиат не был в письменной форме уведомлен о состоявшемся переходе прав к другому лицу, то риск вызванных неблагоприятных последствий несет новый правообладатель. Например, лицензиат не знал о смене правообладателя и не предоставил отчет новому правообладателю. В данной ситуации действия лицензиата будут признаны правомерными.

Сублицензионный договор

Допустим, был заключен лицензионный договор. Может ли лицензиат заключить еще один лицензионный договор и предоставить право использования объекта ИС третьему лицу? Статья 1238 ГК РФ подтверждает, что это возможно, и называет такой договор сублицензионным (соответственно, третье лицо будет называться сублицензиатом).

В целом, к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре с учетом следующих особенностей.

Заключение сублицензионного договора возможно только с письменного согласия правообладателя (лицензиара). Возможность выдачи сублицензии можно предусмотреть в лицензионном договоре (равно как и запрет на выдачу). При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования объекта ИС только в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок сублицензионного договора может быть менее срока лицензионного договора или быть равным ему. Если срок превышает период действия лицензионного договора, сублицензионный договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Принудительная лицензия

В ряде случаев, прямо предусмотренных ГК РФ, в судебном порядке по требованию заинтересованного лица ему может быть предоставлено право использования объекта ИС, исключительное право на которое принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Право использования предоставляется на условиях, которые должны быть указаны в решении суда (ст. 1239 ГК РФ).

Принудительная лицензия может иметь место только в отношении определенных результатов интеллектуальной деятельности, но не средств индивидуализации. При этом подразумевается, что лицензия в данном случае простая (неисключительная), т.е. правообладатель вправе предоставлять право использования и заключать договоры с иными лицами.

Случаи предоставления принудительной лицензии указаны в статьях 1298, 1362, 1405, 1423 ГК РФ. Например, если изобретение, полезная модель или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем в течение сроков, предусмотренных законом, и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, неисключительная лицензия может быть принудительно получена любым лицом, желающим и готовым использовать такой объект (п. 1 ст. 1362).

Помимо таких средств индивидуализации как товарный знак и фирменное наименование законодательство Российской Федерации предусматривает использование коммерческого обозначения.

Понятие коммерческое обозначение и фирменное наименование тесно связаны друг с другом. Основным отличием коммерческого обозначения от фирменного наименования является то, что коммерческое обозначение не подлежит государственной РЕГИСТРАЦИИ и не указывается в учредительных документах юридического лица.

Коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия как имущественного комплекса в целом.

Особенности применения

Фирменное наименование применяется для обозначения отдельной компании.

Коммерческое обозначение может быть использовано для обозначения группы предприятий, целого имущественного комплекса.

Существует несколько отличительных свойств коммерческого обозначения от иных средств индивидуализации. Так, одно коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации одной или нескольких компаний. Например, под одним коммерческим обозначением может вести коммерческую деятельность сеть магазинов.

С другой стороны, для индивидуализации одного предприятия может быть использовано только одно коммерческое обозначение.

Возникновение права на коммерческое обозначение

Правообладателем коммерческого обозначения может быть юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или индивидуальный предприниматель.

Государственная регистрация коммерческого обозначения не требуется , однако для возникновения данного права должны быть соблюдены условия:

обозначение должно обладать достаточным количеством отличительных от конкурентов признаков
употребление коммерческого обозначения должно быть известным на определенной территории

Сроки действия права

Законодательством не определен срок действия коммерческого обозначения, то есть правообладатель может использовать коммерческое бесконечно долго. Однако, если правообладатель не использует по назначению коммерческое обозначение в течение года, его исключительное на коммерческое обозначение прекращается.

Руководитель управления патентования, патентный поверенный № 1264, евразийский патентный поверенный № 406

Использование коммерческого обозначения

Коммерческое обозначение может быть использовано правообладателем для идентификации своего предприятия, в том числе путем указания на товарах или их упаковках, вывесках, полиграфической продукции, в объявлениях и рекламе, в счетах и на иной документации. Не допускается использование коммерческого обозначения, которое вводило бы в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу.

Особенность передачи прав

Основным отличием коммерческого обозначения от фирменного наименования становится возможность для правообладателя распоряжаться исключительным правом на коммерческое обозначение. Такая возможность может быть предоставлена в случае договора аренды или на условиях договора коммерческой концессии. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого это коммерческое обозначение используется.

Защита коммерческого обозначения

Законодательством Российской Федерации предусмотрена охрана коммерческого обозначения. Согласно ст. 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае выявления нарушения прав, правообладатель может потребовать от лица, нарушившего данную норму, прекращение использования коммерческого обозначения и возмещения причиненных убытков.

Коммерческое обозначение имеет ряд преимуществ перед фирменным наименованием, однако оно не защищает идентифицирующий образ компании так как товарный знак

Но, в связи с отсутствием обязанности государственной регистрации коммерческого обозначения, возникает сложность доказывания принадлежности незарегистрированного наименования к коммерческому обозначению. Коммерческое обозначение является одним из самых уязвимых средств индивидуализации.

Так, например, в случае нарушения прав на использование товарного знака, правообладатель для взыскания убытков с нарушителя доказывает только их размер.

В аналогичной же ситуации правообладатель коммерческого обозначения должен доказать не только сам факт нарушения и объем убытков, но и законность использования к собственному обозначению термина «коммерческое обозначение» и вытекающих из этого прав.

Так как механизм защиты средств индивидуализации в нашей стране несовершенен, наиболее действенным способом защиты коммерческого обозначения, в связи с особенностями законодательства нашей страны, становится регистрация такого обозначения в качестве товарного знака.

Коммерческое обозначение и товарный знак могут выполнять одинаковую функцию — идентификацию предприятия и производимой им продукции, однако товарный знак обладает большим количеством «конкурентных преимуществ».

Облегчение доказывания факта нарушения прав на средство индивидуализации;
Действие товарного знака распространяется на территории всей страны, а не на ограниченной территории как в случае с коммерческим обозначением.
Возможность для извлечения прибыли передавать право использования обозначения третьим лицам без передачи имущественного комплекса предприятия;

Увеличенный срок досрочного прекращения права на средство индивидуализации. Напомним, что основанием для досрочного прекращения действия товарного знака, является его неиспользование в течение 3 лет последовательно.
Возможность использования различных обозначений для идентификации одного и того же производителя по различным линейкам выпускаемых товаров или оказываемых услуг.

Узнайте подробную информацию о защите Вашего коммерческого обозначения и о стоимости его регистрации в качестве товарного знака.

Читайте также: