Можно ли по договору коммерческой концессии передать только товарный знак
Опубликовано: 17.09.2024
Суды квалифицировали спорный договор как коммерческую концессию и, сославшись на отсутствие регистрации в Роспатенте, признали его ничтожным. Проигравшая сторона настаивала, что такая оценка сделки неверна, так как передачу прав на товарный знак договор не предусматривал. А это, уверена компания-правообладатель, является обязательным условием коммерческой концессии. Вопросом занялась экономколлегия Верховного суда и в итоге сочла, что нижестоящим инстанциям надо уделить больше внимания товарным знакам.
30 ноября 2011 года ОАО "Франчайзинговая компания САН" ("САН"), занимавшаяся продажей франшизы – центров SUN Studio, оказывающих услуги печати цветных изображений на различных материалах, и Рифат Жамалетдинов заключили договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность. По его условиям общество как правообладатель передало Жамалетдинову право использовать результаты своей интеллектуальной деятельности, ноу-хау, имидж, изображения для коммерческих знаков. В частности, "САН" передала Жамалетдинову руководство по фирменному стилю "Brand Book" (правила и примеры его использования в отношении фирменного знака/логотипа, цветовых решений и элементов дизайна, шрифтов, документации и другой печатной продукции).
Спустя год Жамалетдинов уступил свои права и обязанности по договору от 30 ноября 2011 года учрежденной им компании – ООО "Студия передовых технологий" ("Студия"). А компания-правообладатель "САН" в свою очередь 24 февраля 2014 года была реорганизована в ООО "Айкудеми Интернешнл" ("Айкудеми").
И после этого начались судебные тяжбы. Так, в июле 2014 года "Айкудеми", полагая, что "Студия" нарушила предусмотренные договором обязательства по оплате роялти и штрафа, обратилась к ней с иском в Арбитражный суд Новосибирской области. Там она требовала взыскать со "Студии" 75 000 руб. задолженности по договору от 30 ноября 2011 года, 300 000 руб. штрафа и 17 015 руб. процентов (№А45-13334/2014).
Суды решили, что спорный договор – это договор коммерческой концессии, и признали его ничтожным на основании п. 2 ст. 1028 Гражданского кодекса РФ – ввиду отсутствия госрегистрации в Роспатенте. "Данный договор, несмотря на его форму и наименование как договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность, тем не менее по своему содержанию содержит комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секреты производства (ноу-хау), в совокупности подтверждающие отнесение его к договорам вида коммерческой концессии, предусмотренных ст. 1027 ГК РФ", – рассудил суд, отметив, что изображение конкретного товарного знака содержалось в переданной пользователю "Brand book". В результате все три инстанции в требованиях "Айкудеми" отказали в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ, который гласит: "Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения".
"Айкудеми" обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. Там она настаивала на том, что спорная сделка не может быть квалифицирована как договор коммерческой концессии. Компания ссылалась на действующую редакцию ст. 1027 ГК РФ, согласно которой обязательным условием такого договора является предоставление пользователю права на использование товарного знака или знака обслуживания. Договор же от 30 ноября 2011 года передачу товарного знака не предусматривал, указывала "Айкудеми".
Судье ВС Ирине Букиной эти доводы показались заслуживающими внимания, и она передела дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание там состоялось 24 августа. Представители заявителя – "Айкудеми" – на него не пришли, и председательствующий судья Букина сразу обратилась с вопросом к юристу "Студии" Алексею Аверину. Ее интересовало, передавалось ли все-таки по спорному договору право на использование какого-либо товарного знака. "В судебных актах, возможно, не указано наименование товарного знака…", – начал оправдываться Аверин и сразу заверил коллегию, что такая передача все-таки была. По его словам, "САН" продает франшизу печатных центров, и, в частности, по спорному договору был передан товарный знак "Studio Sun" (№428 138) для 16-го (копировальные ленты для принтеров, тушь, чернила) и 40-го (печатание рисунков, фотографий, обработка материалов) классов Международной классификации товаров и услуг; а также право использовать логотип – "стилизованное изображение солнца".
– А что еще передавалось? – уточнила судья.
– Полный комплект документации о ведении бизнеса. В основном [договор] включал именно товарный знак!
– А суды это как установили? – продолжала задавать вопросы Букина. – Суд полностью признал договор ничтожным. А с остальными элементами, кроме товарного знака, как быть?
– [Все остальные] мелкие элементы несли сопутствующую функцию, – настаивал Аверин.
– Но заявитель ["Айкудеми"] говорит что, это фактически был договор о технологии ведения бизнеса…
– Продавался логотип, – стоял на своем юрист. – Это сеть. И человек [Жамалетдинов], учредитель студии печати, покупал франшизу, будучи уверенным, что это раскрученный бренд. Да, в решении не указан номер товарного знака, но суды оценили "Brand Book", где и содержался товарный знак. Если бы вы посмотрели "Brand Book" – вы бы увидели!
– Мы ничего не можем увидеть. У нас полномочия другие, – остановила юриста Букина.
В результате "тройка" (Букина, Ольга Козлова и Надежда Ксенофонтова) все акты нижестоящих инстанций отменила, а дело направила на новое рассмотрение в АС Новосибирской области. Свои мотивы экономколлегия пояснила в опубликованном в конце августа определении.
По мнению судей ВС, нижестоящие инстанции, квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, не установили, на какой конкретно товарный знак были переданы права по договору, а кроме того, какие вообще услуги правообладатель оказывал пользователю. Следовательно, правовая оценка спорной сделки была сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств, резюмировала "тройка". "Суды признали договор ничтожным в целом в противоречии со ст. 180 ГК РФ [Последствия недействительности части сделки], тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что передача такого права предполагалась", – говорится в определении ВС.
При этом, если при новом рассмотрении все-таки будут установлены основания для признания договора ничтожным в части передачи права на использование товарного знака, суду при применении реституции нужно установить, совершались ли сторонами встречные имущественные предоставления на момент прекращения части договора, также напутствовала нижестоящей инстанции экономколлегия. "То есть исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности (в том числе правом на использование товарного знака), и с учетом этого [нужно] рассмотреть вопрос о взыскании роялти за такое фактическое пользование", – поясняется в определении.
В одной из статей мы обсуждали проблему возможности подготовки договора коммерческой концессии, либо лицензионного договора, когда у клиента есть успешный бизнес, а также желание его развивать, и предоставлять право использования другим компаниям своей наработанной бизнес - модели, но нет товарного знака. В такой ситуации при обсуждении и построении правильной договорной модели, возникает необходимость использования в предмете договора иных средств индивидуализации.
Однако, в ходе обсуждения, становится понятно, что зачастую, имеет место полное непонимание и границы между различными средствами индивидуализации стираются.
Таким образом, полагаем, что необходимо внести некоторое разъяснение.
Так, если клиент не имеет товарного знака, либо заявка еще только подана и до получения правовой охраны далеко, однако бизнес процветает, и даже имеет разветвленную сеть, то возможно говорить об использовании в предмете договора коммерческого обозначения.
Коммерческое обозначение – это средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий.
Согласно ст. 1538 ГК РФ:
«1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
2. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.»
Владельцами коммерческого обозначения могут быть юридические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, и индивидуальные предприниматели.
Коммерческое обозначение не включается в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц, их специальная регистрация не требуется.
Исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента его фактического использования, а прекращается, если владелец не использует коммерческое обозначение непрерывно в течение года.
Как же можно подтвердить свое право на коммерческое обозначение?
Желательно иметь документальное подтверждение факта начала применения коммерческого обозначения. Имея такие документы, доказать свои права в случае возникновения спора будет значительно легче.
Не любое название или вывеска, используемые без какой-либо регистрации, будут считаться коммерческим обозначением. Подобное обозначение должно иметь достаточную различительную способность выделять предприятие (магазин, аптеку, парикмахерскую и т.п.) среди общей массы похожих. Также коммерческое обозначение должно быть известно в рамках определенной территории.
Часто коммерческое обозначение путают с фирменным наименованием, тем не менее, это разные средства индивидуализации.
Фирменное наименование – это обозначение, под которым юридические лица осуществляют свою деятельность (выступают в гражданском обороте). Как правило, именно это средство индивидуализации появляется у компании в первую очередь.
Любое фирменное наименование включает две части – организационно-правовую форму и название (наименование) компании. Допускается сокращенное фирменное наименование на русском языке.
Ст. 1541 ГК РФ определяет соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак:
«1. Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.
2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.»
Товарный знак (знак обслуживания) – обозначение, используемое для индивидуализации (выделения) товаров, работ или услуг.
Владельцами товарного знака могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Товарный знак подлежит государственной регистрации в Роспатенте и, исключительное право возникает после внесения товарного знака в государственный реестр товарных знаков.
Исключительное право прекращается по истечении срока регистрации, либо в случае досрочного прекращения правовой охраны.
Какое же средство индивидуализации имеет более сильную степень защиты?
Можно с уверенность сказать, что таким средством является товарный знак.
Существует огромное количество как похожих коммерческих обозначений, так и фирменных наименований, тогда как товарный знак является уникальным для товаров или услуг определенного вида. Однако, его регистрация необходима и должна соответствовать более жестким требованиям.
Между тем, очень распространены случаи, когда по лицензионному договору предоставляется право только в отношении коммерческого обозначения.
В соответствии со статьей 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Однако, необходимо четко понимать, что коммерческое обозначение призвано служить средством индивидуализации именно предприятия – магазина, ресторана, кафе, но не определенных товаров или услуг, производимых (оказываемых) правообладателем.
То, что касается договоров коммерческой концессии, то, согласно п. 1. ст. 1027 ГК РФ:
«1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).»
Т.е. коммерческое обозначение предоставляется по договору коммерческой концессии в совокупности с товарным знаком, но не само по себе.
Таким образом, можно резюмировать, что каждое из перечисленных средств индивидуализации имеет свои особенности, основания возникновения, срок действия, варианты использования и т.д.
Безусловно, товарный знак имеет максимальную степень защиты, однако в некоторых случаях, существует необходимость использования в договоре иных объектов. Поэтому, для возможности правильного построения договорной схемы, необходимо формирование четкого понимания и разграничения различных средств индивидуализации.
Договор коммерческой концессии – это соглашение между сторонами, по которому одна из них предоставляет другой право использования комплекса исключительных прав, коммерческого опыта и деловой репутации. Согласно ГК РФ договор франчайзинга обязательно нужно заключать в письменной форме, и он должен включать в себя право на использование товарного знака, а также другие объекты. Кроме того, договор франшизы обязательно должен быть возмездным.
Стороны договора франчайзинга или коммерческой концессии – это правообладатель и пользователь. Сторонами могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Как следует из ГК РФ, договор коммерческой концессии может как заключаться на определенный срок, так и быть бессрочным.
Договор коммерческой концессии обязательно необходимо регистрировать в Роспатенте. Если какое-либо из существенных условий будет отсутствовать, договор не будет зарегистрирован.
По договору коммерческой концессии правообладатель несет субсидиарную ответственность вместе с пользователем, если речь идет о продаже товаров или оказании услуг. Если же требования предъявляются к пользователю как к производителю, правообладатель несет солидарную ответственность.
При перезаключении договора концессии пользователь, полностью исполнявший обязательства, будет иметь преимущественное право. Если правообладатель, когда срок договора истечет, заключит новый договор с другим пользователем на аналогичных условиях, предыдущий пользователь вправе потребовать перезаключить такой договор с ним и возместить возникшие убытки.
Cущественные условия договора коммерческой концессии (франчайзинга)
Договор коммерческой концессии обязательно должен содержать следующие существенные условия:
- предмет договора: какой объект\объекты интеллектуальной собственности передаются в пользование;
- размер и порядок выплаты вознаграждения правообладателю. Обычно это единовременный платеж, а затем регулярные (ежемесячные, ежеквартальные) платежи правообладателю;
- как разрешено использовать предоставленные объекты интеллектуальной собственности;
- о неразглашении секретов производства правообладателя и другой полученной от него конфиденциальной информации;
- требования соблюдать установленные стандарты качества товаров и оказываемых услуг качеству аналогичных товаров и услуг правообладателя.
Другие условия договора коммерческой концессии (франчайзинга)
Кроме того, в договоре могут быть указаны следующие условия:
- территория, на которой можно использовать объекты интеллектуальной собственности;
- срок действия договора;
- возможность заключать договор субконцессии;
- требование не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора;
- запрет для пользователя заключать договоры коммерческой концессии с конкурентами правообладателя;
- обязанность пользователя согласовывать с правообладателем расположение коммерческих помещений;
- требование к пользователю реализовывать товары и услуги по назначенным правообладателям ценам.
Согласно статье 1031 ГК РФ правообладатель обязан:
- предоставить пользователю всю необходимую документацию для осуществления деятельности;
- зарегистрировать договор франчайзинга в Роспатенте;
- консультировать пользователя;
- контролировать качество производимых пользователем товаров или оказываемых услуг.
Согласно статье 1032 ГК РФ пользователь обязан:
- использовать предоставленный товарный знак, указанным в договоре образом;
- сохранять в тайне секреты, ноу-хау и другую конфиденциальную информацию правообладателя;
- действовать согласно инструкциям и указаниям правообладателя;
- предоставлять клиентам все доп. услуги, которые они могли бы получить, если бы приобретали товар или услугу у правообладателя;
- обеспечивать качество товара или услуг на уровне аналогичных правообладателя.
"Подводные камни" франшизы
Судебная практика по договорам франшизы показывает, что чаще всего есть сложности с обоснованием платежей по договору коммерческой концессии или лицензиям.
Кейс из практики
Между лицензиаром ИП Великановым В. О. и лицензиатом ООО «Делис Медиа» был заключен лицензионный договор на использование товарного знака «Мобил Мед». Налоговая инспекция сочла размер платежей по данному договору завышенным и начислила ООО «Делис Медиа» недоимки по налогу на прибыль – более 3 млн руб.
Большой пул ошибок допускается и при составлении договора, особенно если скачивать его в интернете и не адаптировать под особенности бизнеса. Договор коммерческой концессии один из самых сложных в юридической практике. Требует опыта и подробного погружения в бизнес клиента.
Например, предприниматель не зарегистрировал товарный знак или у него нет права на его использование. Как в случае с региональным дилером, который пытался передать право на использование товарного знака по сублицензионному договору, не являясь его владельцем.
Поэтому используя открытые источники и чужие документы, предприниматель рискует понести невосполнимые убытки, связанные с недобросовестным партнером по франшизе. Чтобы избежать рисков,читайте наш чек-лист при составлении договора франчайзинга.
Вы можете получить бесплатную консультацию эксперта по договору франчайзинга по телефону. Оставьте заявку и мы перезвоним за 15 минут
Интеллектуальная собственность в России и за рубежом
Договор коммерческой концессии является одной из самых значимых и юридически сложных сделок с интеллектуальной собственностью. Договор коммерческой концессии зачастую именуют также договором франчайзинга, хотя некоторые экономисты и юристы призывают не смешивать эти понятия. Наиболее известные франшизы – "McDonald’s", "Subway", "Starbucks". С экономической точки зрения, франчайзинг представляет предпринимательские отношения, в которых одна сторона предоставляет право на ведение бизнеса под своим именем и предоставляетдругой стороне необходимые для этого технологии за согласованную плату. Мы же в этой статье обратимся к юридическим аспектам договора франчайзинга по российскому законодательству: требуется ли регистрировать договор, каковы его стороны и существенные условия.
- Понятие договора коммерческой концессии
- Стороны договора коммерческой концессии (франчайзинга)
- Существенные условия договора франчайзинга
- Другие условия договора коммерческой концессии
- Форма и регистрация договора коммерческой концессии .
Договор коммерческой концессии – это соглашение правообладателя (франчайзера, franchiser) и пользователя (франчайзи, franchisee), по которому правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта, включая право на товарный знак и другие предусмотренные договором объекты интеллектуальной собственности. Понятие договора франчайзинга закреплено в статье 1027 Гражданского кодекса.
С юридической точки зрения, договор коммерческой концессии представляет разновидность лицензионного договора с множественностью объектов интеллектуальной собственности в предмете договора. Поэтому согласно п.4 ст.1027 ГК к договору франчайзинга применяются положения части IV Гражданского кодекса о лицензионном договоре. Отличить договор коммерческой концессии от лицензионного договора позволяют следующие признаки:
- предоставление права использования нескольких связанных между собой объектов интеллектуальной собственности разного вида (например, товарный знак, произведения дизайна, ноу-хау, патенты, коммерческое обозначение). Как правило, лицензия предоставляется на один объект или на несколько объектов одного вида (например, несколько фонограмм, охраняемых смежными правами);
- предоставление права на использование зарегистрированного товарного знака является обязательным признаком договора франчайзинга по российскому законодательству. Это объясняется тем, что договор коммерческой концессии в первую очередь предполагает использование имиджа и деловой репутации, созданных в результате активной рекламы и длительной работы на рынке. Трансферт технологий по коммерческой концессии вторичен по отношению к средствам индивидуализации;
- широкий перечень прав и обязанностей сторон договора, связанных с поддержанием единых стандартов производства и продвижения товаров и обслуживания клиентов. Потребитель, приобретая товары или услуги, любого пользователя по договору франчайзинга, должен быть уверен в одинаковом качестве таких товаров и услуг. Потребителя интересует не конкретный производитель, а бренд. Условие об обеспечении единых стандартов качества товаров, кстати, устанавливаются в лицензионном договоре на товарный знак, но в нем кооперация между сторонами менее активная.
Таблица №1. Отличия лицензионного договора от коммерческой концессии
Таким образом, договор коммерческой концессии предполагает тесное сотрудничество между правообладателем и пользователем по вопросам использования комплекса объектов интеллектуальной собственности, включающего в любом случае как минимум один товарный знак .
2. Стороны договора коммерческой концессии
Сторонами договора коммерческой концессии являются правообладатель и пользователь. Ими могут быть только коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, т.к. договор франчайзинга всегда заключается в целях ведения предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.
На стороне правообладателя в договоре могут выступать, собственно, сами правообладатели, а также доверительные управляющие. Впрочем, второй случай является исключительным, что в том числе связано с противоречивой практикой Роспатента по регистрации договоров доверительного управления товарными знакамии регистрации договоров, заключенных доверительным управляющим. В субконцессионном договоре на стороне правообладателя выступает пользователь по основному договору.
Второй стороной договора коммерческой концессии является пользователь, который, как было сказано ранее, должен являться коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем. Фактически, при франчайзинге правообладатели часто предъявляют ряд дополнительных требований: опыт работы на рынке, количество работников, наличие недвижимости в собственности, хорошая деловая репутация, количество активов. Но эти требования являются экономическими, а не юридическими, поэтому в этой статье не рассматриваются.
Периодически сторон коммерческой концессии также именуют франчайзером (franchiser) и франчайзи (franchisee). Особенно часто эти варианты встречаются в договорах, составленных иностранными лицами и подчиненных английскому или американскому праву. По российскому законодательству, названия правообладатель и пользователь более корректны.
Схема №2. Стороны договора франчайзинга .
3. Существенные условия договора коммерческой концессии
Существенные условия договора франчайзинга – это условия, минимально необходимые и достаточные для заключения договора. Если хотя бы одно существенное условие не согласовано, договор коммерческой концессии является незаключенным, даже если подписан сторонами, и не порождает юридических последствий. К сожалению, на практике я не раз встречал ситуацию, когда стороны составляли договор на 20 страницах, писали в нем все что угодно, но правильно не индивидуализировали его предмет, в связи с чем ФИПС отказывал в его регистрации. Итак, договор коммерческой концессии должен содержать следующие существенные условия:
a. Предмет договора путем указания на комплекс объектов интеллектуальной собственности и предоставление права на их использование по концессии. Каждый из объектов должен быть достаточно индивидуализирован. Технически это легче сделать в приложении к договору в виде таблицы. Если объект проходил государственную регистрацию, следует указать реквизиты официального документа. Так, в России обязательно регистрируют товарные знаки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы и некоторые другие результаты интеллектуальной деятельности, но они редко предоставляются по коммерческой концессии. Коммерческие обозначения, произведения дизайна и ноу-хау не регистрируются, поэтому стороны должны индивидуализировать их путем подробного описания.
b. Вознаграждение правообладателя. Цена франшизы обычно состоит из двух частей – единовременного первоначального платежа (license fee) и роялти (royalty). Роялти – это периодический платеж в процентах от дохода или прибыли пользователя. Кроме того, часто договор может предусматривать гонорар успеха (success fee), который уплачивается правообладателю при достижении определенного минимального размера прибыли. Однако договор коммерческой концессии может содержать условие о вознаграждении в другой форме.
c. Область предпринимательской деятельности и способы использования комплекса исключительных прав. Это существенное условие франчайзинга регулирует, как пользователь вправе использовать предоставленный ему комплекс исключительных прав. Например, вправе ли он при производстве товаров экспортировать их в другие страны.
d. Требования к качеству товаров, работ и услуг. Это условие, с одной стороны, защищает пользователя, который вправе требовать от правообладателя передачи документации, которая позволит выпускать товары в соответствии с требованиями к их качеству. С другой стороны, это условие защищает правообладателя, т.к. он имеет право расторгнуть договор, если пользователь неоднократно нарушает требования к качеству. В-третьих, это условие защищает потребителей, которые должны во всех предприятиях франчайзинговой сети получать товары и услуги одинакового качества.
Схема №3. Существенные условия договора франчайзинга .
4. Другие условия договора франчайзинга
Договор коммерческой концессии – один из самых сложных договоров в российском праве, поэтому многообразие его условий охватить довольно сложно. Во многом они зависят от области предпринимательской деятельности и комплекса исключительных прав. Перечислю ниже наиболее стандартные условия договора франчайзинга, не относящиеся к существенным:
- территория использования интеллектуальной собственности;
- срок действия франчайзинга. По умолчанию, он равен сроку действия лицензионного договора, т.е. пяти годам;
- право (а иногда обязанность) пользователя заключать субконцессионные договоры;
- обязанность правообладателя поддерживать в силе исключительные права на товарные знаки и иные объекты, а также последствия несоблюдения этой обязанности;
- запрет правообладателю и/или пользователю заключать договоры коммерческой концессии с другими лицами;
- условия об обязательности для пользователя ценовой политики, предложенной правообладателем;
- обязанность пользователя предварительно согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений .
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, причем ее несоблюдение влечет недействительность договора. Напомню, общее правило, установленное Гражданским кодексом РФ, состоит в том, что несоблюдение простой письменной формы лишь лишает возможности ссылаться на свидетельские показания. Впрочем, представить заключение столь сложного договора в устной форме сложно.
Для государственной регистрации коммерческой концессии требуется совершить следующие действия:
- уплатить патентную пошлину в установленном размере;
- подать в Роспатент заявление о регистрации, подписанное обеими сторонам договора. Если заявление подписано только одной стороной, то к нему нужно приложить один из следующих документов:
- подписанное сторонами уведомление о передачи прав по коммерческой концессии ИЛИ удостоверенную нотариусом выписку из договора ИЛИ сам договор коммерческой концессии.
Как мы видим, договор коммерческой концессии с юридической точки зрения действительно довольно сложен. За рамками этой статьи еще остались вопросы ответственности, изменения и расторжения договора франчайзинга. Надеюсь, на практике Вам не придется с ними сталкиваться. Коммерческая концессия способна приносить значительную прибыль как правообладателю, так и пользователю, поэтому обратите внимание на нее и тогда, когда будете планировать развитие уже известного товарного знака и тогда, когда только планируете выходить на рынок.
Ключевые слова: договор коммерческой концессии, договор франчайзинга, стороны коммерческой концессии, отличия лицензионного договора от договора франчайзинга, регистрация договора коммерческой концессии, исключительное право
Серьезные изменения в связи с принятием части четвертой ГК РФ претерпел договор коммерческой концессии, по своей природе тесно связанный с правами на объекты интеллектуальной собственности (статьи 1027 - 1040 ГК РФ). Хотя суть коммерческой концессии изменилась, в новых правилах содержится оговорка о применении к договору концессии норм ГК РФ о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).
К разочарованию поклонников торгового франчайзинга, правила регистрации договоров концессии не только не упростились, но даже ужесточились.
Напомним, что в прежней редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ хоть и содержалось наставление участникам концессии зарегистрировать договор в органе, осуществившем регистрацию юридического лица (т.е. в налоговом органе) <*>, серьезных негативных последствий это не влекло: просто стороны не могли ссылаться на незарегистрированный договор перед третьими лицами. Но к недействительности договора это не приводило. Исключение было предусмотрено лишь для объектов патентного права: договор концессии патентного объекта без регистрации в Роспатенте считался недействительным (ч. 4 п. 2 ст. 1028 ГК РФ в прежней редакции).
<*> Приказ Минфина России от 12.08.2005 N 105н "О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)".
Теперь же отсутствие регистрации в уполномоченном федеральном органе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) во всех случаях приводит к ничтожности договора коммерческой концессии. Государственной регистрации подлежит и любое изменение договора концессии (п. 2 ст. 1036 ГК РФ в новой редакции).
Большая роль в предмете концессии уделена правам на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, если это право включено в комплекс прав, охватываемых концессией. Так, прекращение любого из этих прав без адекватной замены влечет прекращение всего договора коммерческой концессии (п. 3 ст. 1037 ГК РФ в новой редакции).
При этом в отношении коммерческого обозначения предполагается, что в случае его прекращения у пользователя возникает аналогичное право в отношении нового коммерческого обозначения, возникшего у правообладателя (ст. 1039 ГК РФ в новой редакции). Если же новое коммерческое обозначение пользователя не устраивает, он вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора концессии с соразмерным уменьшением причитающегося правообладателю вознаграждения.
КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ И ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР: ЕДИНСТВО ИЛИ БОРЬБА?
О договоре коммерческой концессии мы вспомнили здесь не случайно.
Наиболее частой проблемой, встречающейся на практике, является необходимость отграничить лицензионный договор от договора коммерческой концессии и наоборот. Так как предметом договора коммерческой концессии также является передача комплекса исключительных прав, включающего в себя право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение и ноу-хау (п. 1 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).
Лицензионный договор о передаче права на использование товарного знака, равно как и договор коммерческой концессии, подлежит регистрации в Роспатенте. Согласно новой редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ из закона изъята норма о необходимости регистрации договора коммерческой концессии в органе, осуществившем регистрацию правообладателя (налоговом органе).
Более того, в соответствии с новым п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии применяются все правила ГК РФ о лицензионном договоре.
Таким образом, часть четвертая ГК РФ делает единственным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного договора объект договора. В договоре коммерческой концессии объект - это комплекс исключительных прав, а в лицензионном договоре - право пользования объектом интеллектуальной собственности. Из такого вывода до последнего времени исходила, в частности, и арбитражная практика (применительно к товарным знакам см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.04.2002 N А56-16500/01).
Значит, если в договоре имеется ссылка только на один объект, к примеру - на товарный знак, то перед нами лицензионный договор, а если к товарному знаку добавится еще и коммерческое обозначение - коммерческая концессия. Ну а если по одному договору передается право использования нескольких товарных знаков.
Думается, в свете нового законодательства ответ на этот вопрос выглядит не так уж очевидно. Если к договору коммерческой концессии применяются нормы ГК РФ о лицензионном договоре, то не следует ли расценивать его уже не как самостоятельный договор, а как особую разновидность лицензионного договора с множественным предметом?
Во всяком случае глава 69 (так называемая "общая часть") раздела VII ГК РФ дает повод рассуждать как раз об этом. Но какой смысл тогда было сохранять коммерческую концессию в перечне "неинтеллектуальных" договоров Кодекса?
Есть и еще одна неувязка. По лицензионному договору в трактовке п. 1 ст. 1235 ГК РФ передается "право использования результата интеллектуальной деятельности" (например, право пользования товарным знаком). А передача исключительного права возможна лишь по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Договоры эти имеют разную правовую природу и соответственно разный способ регулирования. Договор "об отчуждении", по сути, представляет собой договор купли-продажи исключительного права на "интеллектуальный" объект. А лицензионный договор по своей правовой природе близок к договору аренды.
А вот в коммерческой концессии оба эти способа, так заботливо разделенные законодателем в главе 69 ГК РФ, вдруг оказались "сплетенными в неразрывном единстве". Так как согласно ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии передается не что иное, как исключительные права, но при этом во всем остальном действуют нормы о лицензионном договоре.
В результате получился этакий правовой "гибрид": "временная передача пользователю исключительных прав с ограничениями, предусмотренными для права пользования", причем объектов этих прав должно быть как минимум два. Но исключительное право потому и зовется исключительным, что к новому владельцу переходят все права, принадлежащие правообладателю, в полном объеме.
Если же объем прав, возникающий у пользователя, ограничен, то о передаче исключительного права говорить уже вроде бы и некорректно. То есть получается, что со стороны правообладателя "ушел" весь объем исключительных прав, а до пользователя "добралась" только их часть. В каких недрах нормотворчества "затерялась" другая половина - непонятно, как неясно и то, почему по такой "конструкции" можно передавать, например, право на товарный знак вкупе с другим исключительным правом, а право на товарный знак без сопутствующей "нагрузки" уже передать нельзя.
Указанные противоречия наиболее ярко проявляются при разрешении конкретных дел судами.
АРБИТРАЖ
Между ЗАО "Баскин Роббинс-Эллайд Домек" (правообладатель) и ООО "МАКдрайв" (пользователь) был заключен договор коммерческой концессии, в соответствии с которым ЗАО передало ООО "МАКдрайв" право использования в течение пяти лет комплекса исключительных прав правообладателя на товарный знак "Баскин 31 Роббинс".
В период действия концессии ООО "МАКдрайв" обнаружило, что некое общество использует указанный товарный знак при продаже мороженого в кафе "Баскин Роббинс", и обратилось в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак "Баскин 31 Роббинс".
Отказывая ООО "МАКдрайв" в иске, ФАС, в частности, пояснил следующее. Согласно договору коммерческой концессии в число переданных ему правообладателем прав не входит право на запрет использования третьими лицами товарного знака "Баскин 31 Роббинс", поскольку сторонами коммерческой концессии лицензионное соглашение к договору не заключено и не зарегистрировано. А согласно ст. 4 Закона о товарных знаках только сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.
Следовательно, законодательством предоставляется защита от нарушений прав и интересов от несанкционированного использования товарного знака исключительно его владельцу. Пользователь же не обладает правом запрещать использование третьими лицами товарного знака "Баскин 31 Роббинс", а потому у него отсутствует право на предъявление иска о запрещении использования третьими лицами указанного товарного знака (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.04.2003 N Ф04/1572-293/А03-2003).
Думается, что в свете раздела VII ГК РФ вместо сохранения довольно спорной конструкции договора коммерческой концессии логичнее было бы предусмотреть возможность заключения некоего "комбинированного" лицензионного договора, допускающего одновременную передачу правообладателем различных видов принадлежащих ему прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Читайте также: